BREXIT – IMPLICAÇÕES NO ÂMBITO DO DIREITO DE MARCA

Estando concluído o processo de saída do Reino Unido da União Europeia (BREXIT), coloca-se a questão aos titulares de marcas sobre as implicações que daí decorrem para os seus direitos. Como é evidente esta questão só se coloca relativamente às Marcas da União Europeia, pois a proteção conferida por estes direitos abrangia de forma unitária todo o território da U.E., incluindo obviamente o Reino Unido.

Como se sabe, o período de transição determinado para o BREXIT terminou em 31 de dezembro de 2020. Nas orientações que se seguem destacam-se algumas das principais mudanças pós-Brexit nas marcas registadas na U.E. e no Reino Unido.

Após o Brexit, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e o Instituto do Reino Unido (UKIPO) terão requisitos separados para registos de marcas na UE ou no Reino Unido, pedidos pendentes de marcas ou procedimentos de marcas. 

Efeito nas Marcas da União Europeia (M.U.E.) já registadas.

Os registos de M.U.E. em vigor em 31 de dezembro de 2020 são automaticamente convertidos em registos de marcas nacionais no Reino Unido a partir de 1 de janeiro de 2021, com exatamente as mesmas descrições, identificações de produtos e serviços e prioridades. Nenhuma taxa é cobrada para a conversão da correspondente marca nacional do Reino Unido, embora todas as outras taxas e requisitos de manutenção para renovação se apliquem de acordo com as leis e requisitos praticados pelo UKIPO. A data de renovação da marca nacional convertida no Reino Unido será a mesma do registo existente na U.E..

Nenhum Certificado de Registo separado será emitido pelo UKIPO para as marcas convertidas no Reino Unido com base nos registos existentes da UE em vigor em 31 de dezembro de 2020.

Efeito nas Marcas da União Europeia pendentes.

Nas M.U.E. que se encontrem pendentes de registo em 31 de dezembro de 2020 não se processa a conversão automática em marca nacional no Reino Unido. Assim, os requerentes que pretendam a  proteção neste país devem apresentar um pedido junto do UKIPO.

O prazo para submeter esse pedido termina a 30 de setembro de 2021.

As taxas normais de depósito aplicam-se a qualquer novo pedido de marca no Reino Unido, incluindo pedidos do Reino Unido com base em pedidos pendentes de marca da UE. Todas as outras taxas, requerimentos e requisitos de manutenção serão aplicados da mesma maneira para registos de marcas nacionais no Reino Unido, de acordo com os requisitos praticados pelo UKIPO. As datas de depósito existentes e as datas de prioridade do pedido da UE aplicar-se-ão ao pedido do Reino Unido resultante, se apresentado dentro do prazo acima indicado

Se nenhuma ação for tomada até 30 de setembro de 2021, o detentor dos direitos da marca da UE perderá a opção de solicitar um pedido de marca do Reino Unido com base no pedido de marca da UE pendente existente em 31 de dezembro de 2020 e precisará cumprir as normas aplicáveis ao registo de marca nacional no Reino Unido, incluindo requisitos de prioridade, caso tal proteção seja desejada no futuro.

Efeito nos processos de oposição / cancelamento pós-Brexit.

Os processos do EUIPO pendentes em 31 de dezembro de 2020, com base em direitos da UE, continuarão normalmente e não serão afetados.

Os processos do EUIPO pendentes em 31 de dezembro de 2020, com base em direitos do Reino Unido, não prosseguirão e serão desconsiderados pelo EUIPO

Para procedimentos junto do UKIPO com base em um pedido de marca pendente da UE, o UKIPO concederá ao oponente dois (2) meses para substituir uma marca comparável do Reino Unido - se nenhuma substituição for feita, a ação será desconsiderada.

Os procedimentos de oposição no UKIPO com base nos direitos de marca registada da UE continuarão normalmente e não serão afetados após o Brexit (o UKIPO substituirá o novo número de registro da marca no Reino Unido como parte do processo).

Requisitos de uso.

Após o Brexit, os seguintes requisitos de uso no comércio serão aplicados para procedimentos de cancelamento / não uso:

Para marcas registadas da UE, o uso no Reino Unido antes de 1 de janeiro de 2021 contará, mas o uso no Reino Unido após 1º de janeiro de 2021 não constituirá uso na UE.

Para marcas registadas no Reino Unido, o uso na UE antes de 1 de janeiro de 2021 contará, mas o uso na UE após 1 de janeiro de 2021 não constituirá uso no Reino Unido.

É importante separar e rastrear o uso de marcas registadas na UE e no Reino Unido após 1 de janeiro de 2021, para uso em requisitos comerciais. A falta de uso na jurisdição apropriada (UE ou Reino Unido) após cinco (5) anos pode resultar em cancelamento.

Nomes de Domínio

Depois de 1 de janeiro de 2021, os cidadãos ou empresas do Reino Unido não poderão registar ou possuir um nome de domínio .eu - a separação do Reino Unido da UE a partir de 1 de janeiro de 2021 removerá a elegibilidade para manter ou registrar tais domínios. Qualquer domínio .eu não transferido para uma pessoa ou entidade da UE até 1 de janeiro de 2021 será removido e todos os domínios retirados serão revogados e liberados.

Outras Considerações

É importante reavaliar os acordos existentes para qualquer efeito que o Brexit e a separação do Reino Unido da UE possam ter sobre cláusulas de território, designações de marcas, concessões ou restrições de uso licenciado, ou se a concessão automática de um registo de marca no Reino Unido com base em MUE pode resultar na violação de um acordo existente. Deve-se considerar também se os direitos de marca registada do Reino Unido decorrente da conversão automática exigem a alteração de quaisquer licenças, direitos de garantia ou atribuições.

Em suma, perante a complexidade que estes procedimentos envolvendo a proteção de marcas no Reino Unido pode assumir, particularmente tendo em atenção o interesse comercial que este mercado reveste para as empresas portugueses, é de vital importância que estas recorram a consultores especializados e habilitados de modo a definir as estratégias mais apropriadas à defesa dos seus direitos naquele país.

Parceria com J. Pereira da Cruz, S.A.

Artigo escrito segundo as regras do Acordo Ortográfico de 1990